DHL公司及其子公司 VS 稅務(wù)專員

案例要點

這樁歷時很久的稅務(wù)法院訴訟案件涉及DHL公司，標(biāo)的是商標(biāo)特許權(quán)使用費（以及與其相關(guān)的估價）。DHL是一家國際性的航運快遞公司，使用一系列帶有“DHL”的商標(biāo)和標(biāo)志。本案例主要關(guān)注的是美國482規(guī)章項下的轉(zhuǎn)讓定價事宜，同時還涉及到DHL公司一系列商標(biāo)的公允市場價值，以及為這些商標(biāo)的使用所確定的適當(dāng)?shù)墓浇灰滋卦S權(quán)使用費。

案例事實

Document Handling Limited（“DHL”）是一家包裹運輸公司，于1969年在美國組建成立。Document Handling Limited International（“DHLI”），于1972年在香港成立。1972年至1992年期間，DHL及DHLI/Middleston NV（“MNV”）屬于一個全球運輸網(wǎng)絡(luò)的一部分，其中DHL負責(zé)DHLI在美國范圍內(nèi)的裝運，而DHLI則負責(zé)DHL在國外范圍內(nèi)的裝運。直至1987年，各公司依然是享有本地客戶所支付的全額款項，并支付各自市場內(nèi)的廣告開支。

1974年，DHL與DHLI簽署一份口頭協(xié)議備忘錄（“MOA”），根據(jù)該備忘錄，DHL許可DHLI在五年時間內(nèi)使用名稱“DHL”，但DHL在提前90日通知后，可停止該許可。根據(jù)備忘錄，所述備忘錄終止后五年內(nèi)，DHLI禁止使用“DHL”名稱。然而，該備忘錄并未包含因使用“DHL”商標(biāo)，而要求DHLI支付給DHL的特許權(quán)使用費的規(guī)定。隨后，該備忘錄被續(xù)期至1990年。

1977年，DHL開始在美國進行“DHL”商標(biāo)的注冊程序。大約就在這段時間，DHLI將第一個“DHL”標(biāo)志進行委托使用，隨后該標(biāo)志即在全世界得到使用。自1983年開始，DHLI在多個其他國家發(fā)生了“DHL”商標(biāo)的注冊費用。

1990年12月7日，DHL與DHLI簽署一項新的協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，DHL擁有在美國進行“DHL”商標(biāo)的使用和分許可的排他性權(quán)利，而DHLI則擁有該商標(biāo)在美國海外的相應(yīng)權(quán)利。該協(xié)議還包含有相應(yīng)的履行標(biāo)準，DHL及DHLI一致同意，針對任何運輸不均衡情形，將向?qū)Ψ街Ц冻杀炯映?%的費用，以作為補償。該協(xié)議的有效期為15年，如果雙方無異議，有效期滿后，將自動續(xù)期10年。如果該協(xié)議終止，5年內(nèi)DHLI將被禁止使用“DHL”商標(biāo)。然而，該協(xié)議中并未包含特許權(quán)使用費支付的條款。

DHLI與“DHL”商標(biāo)的銷售過程中，發(fā)生了以下重要事件：

• 1988年12月21日，日本航空公司（“JAL”）與日商巖井公司（“NI”）共同發(fā)出收購要約，希望收購合并后的DHL運輸網(wǎng)絡(luò)的80%。然而，該要約未被接受。

• 第二次要約于1989年6月14日發(fā)出。JAL與NI共同提出收購DHLI/MNV的60%，其所計算的DHLI/MNV的總價值為4.5億美元；以及收購其商標(biāo)，總價值為5,000萬美元。對此，DHL提出商標(biāo)收購價應(yīng)為1億美元，而DHLI/MNV的收購價應(yīng)為5億美元。然而，1989年12月，雙方就該筆收購交易達成諒解備忘錄，同意DHLI/MNV的收購價值為4.5億美元，商標(biāo)的收購價值為5,000萬美元。

• 1989年后期，Lufthansa加入JAL與NI（以下稱“國際財團”）。1990年12月7日，國際財團與DHL/DHLI達成一項最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，國際財團將（1）收購DHLI/MNV12.5%的股權(quán)，并擁有收購額外45%股權(quán)（基于對DHLI/MNV4.5億美元的估值）的特權(quán)；（2）收購DHL2.5%的股權(quán)；以及（3）擁有以2,000萬美元的價格收購“DHL”商標(biāo)的特權(quán)，前提是國際財團已經(jīng)收購上述45%的股權(quán)。

• 1990年7月9日，DHL與DHLI簽署了一項協(xié)議，授予DHLI一項期權(quán)，以2,000萬美元的價格收購“DHL”商標(biāo)。商標(biāo)期權(quán)規(guī)定，15年內(nèi)，DHL可在美國使用“DHL”商標(biāo)，免繳商標(biāo)特許權(quán)使用費。15年后，DHL擁有在美國使用該商標(biāo)的專屬權(quán)達10年，特許權(quán)使用費費率為0.75%。

• 1992年6月7日，國際財團行使其股票收購特權(quán)，購買了DHLI/MNV的大部分權(quán)益。隨后，國際財團將該實體合并入DHL International Ltd（后者在百慕大成立）。1992年9月7日，這個新的實體開始行使其購買特權(quán)，以2,000萬美元的價格收購“DHL”商標(biāo)權(quán)。這個收購價值也在Bain & Co.,（一家獨立咨詢公司）所提供的安撫信中得到證明。

1995年，美國IRS針對1990–1992稅收年度發(fā)出補稅通知單，要求繳納19.45億美元的稅收及7,500萬美元的罰款。

圖示說明

產(chǎn)生的問題

（1）估值

1989年，一群國外投資者聘請了一名顧問對DHL商標(biāo)在美國海外的價值進行評估，估價為2,500萬美元。該評估師認為，要求具有30%的資本回報率，是假設(shè)對DHL投資2.5億美元并能獲得7,500萬美元的稅前營業(yè)利潤為基礎(chǔ)的。而DHL8,000萬美元的實際稅前營業(yè)利潤表明，其“溢價”為500萬美元。該評估師將該溢價延期5年，因此得到2,500萬美元的估值。

這一年的晚些時候，該群國外投資者提出收購DHL，其收購價格包括5,000萬美元用于收購商標(biāo)，盡管大家普遍認為該筆報價金額并沒有基于估值或評估所確定。

1992年，聯(lián)系到一樁公司間轉(zhuǎn)讓的事件，DHL的評估師將截至1990年DHL公司（美國公司）轉(zhuǎn)讓給DHL International（非美國公司）的商標(biāo)權(quán)估價為2,000萬美元。

訴訟期間，由美國IRS與納稅人分別安排的專家證人對商標(biāo)的估值存在沖突。

本案例中，估值問題較為復(fù)雜。其中一個問題便是在美國及全球范圍內(nèi)，商標(biāo)所有權(quán)及DHL商標(biāo)權(quán)的性質(zhì)問題。關(guān)于這個問題，法院的結(jié)論是：

“我們的意見是，DHL擁有和控制DHL商標(biāo)在全球的知識產(chǎn)權(quán)，然而，如上所述，該商標(biāo)在美國海外的權(quán)利卻存在若干缺陷和問題，這會對DHL利益的性質(zhì)和價值產(chǎn)生影響?！?/font>

另外一個復(fù)雜之處在于，對于其成功而言，DHL商標(biāo)或其他無形資產(chǎn)的貢獻度有多大。法院對DHL業(yè)務(wù)的性質(zhì)以及其部分無形資產(chǎn)的相對重要性提出了如下看法：

“空運行業(yè)具有高度的競爭性，而對該行業(yè)的客戶滿意度及忠誠度而言，勞務(wù)的一致性和可靠性是至關(guān)重要的，其次是運輸速度和價格。為了提供一致且可靠的勞務(wù)，空運公司必須擁有和維持一個龐大的接收和運送網(wǎng)絡(luò)；由運輸設(shè)施、飛機、貨車及電腦系統(tǒng)構(gòu)成的基礎(chǔ)設(shè)施；跟蹤技術(shù)；以及大量的專門技能和技術(shù)。對于一個運輸公司來說，這些要素的重要性遠超過公司的名稱或商標(biāo)。通常來說，一旦從所需的基礎(chǔ)設(shè)施中分離，運輸公司的名稱或商標(biāo)所具有的價值會降低。有時候，一個業(yè)已成立的運輸公司兼并另外一家公司時，所注重的僅是后者用于運營的基礎(chǔ)設(shè)施，而公司名一般會被剔除或拋棄。”

顯然，根據(jù)以上內(nèi)容，法院同樣也面臨著完全不同的價值表示方法和價值觀念。法院注意到這種差異并認為（摘自另外兩個案例）：

“在這方面，我們注意到，這種極端差異所顯示的是一種謹慎的態(tài)度，這種謹慎態(tài)度對于權(quán)衡專家所做的估值來說甚為必要，而專家們都會熱切的希望將護身符式的精確結(jié)果注入某樁（坦白說）并不精確的案例之中?！?/font>

關(guān)于所涉及的方法，法院提出：

“所有專家都依賴于免繳特許權(quán)使用費的分析，從而得出其自己的結(jié)論。有人使用相同的方法卻得出完全相反的結(jié)論，當(dāng)然，這種結(jié)論對為其付費的一方是有利的。我們對此并不感到意外。因此，每名商標(biāo)估值專家都會采用有效的假設(shè)、費率及因素以獲得差異極大的數(shù)額，從而“協(xié)助”法院查找案件的實情?！?/font>

最后法院得出結(jié)論，截至1990年，DHL商標(biāo)在全世界范圍內(nèi)權(quán)利的估值應(yīng)當(dāng)為1.5億美元，當(dāng)然，這是在不考慮這些權(quán)利的任何減值的前提下。法院為美國境內(nèi)的商標(biāo)權(quán)的價值劃分的是5,000萬美元，而美國以外的其他國家和地區(qū)的商標(biāo)權(quán)價值是1億美元。然后，該法院討論了“DHL所有權(quán)中的瑕疵對商標(biāo)價值的影響”。在與其它類型的資產(chǎn)價值（采用“適銷性折扣”以反映待評估資產(chǎn)的權(quán)利減少或缺陷）進行一些對比后，為待估值的海外商標(biāo)權(quán)提供了50%的適銷性折扣。因此，法院得出的最終結(jié)論是，該商標(biāo)權(quán)在美國的估值為5,000萬美元，而在美國海外其他國家和地區(qū)的估值也為5,000萬美元。

（2）特許權(quán)使用費

本案例中的另外一個要素是直接轉(zhuǎn)讓定價的事宜，亦即，受控的DHL實體間因使用商標(biāo)而需要支付的公平交易特許權(quán)使用費問題。

IRS所聘請的專家“對很大范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)進行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)商標(biāo)使用的特許權(quán)使用費跨度很大，從最低的0.7%到最高的15%。而被告所聘請的專家則將該數(shù)值確定為0.75%到1%，盡管平均值及中間值會更高?！边@種向較低百分比傾向的趨勢說明，雙方所聘請的專家一致認為，在審理這些案件時，公平的特許權(quán)使用費的百分比應(yīng)當(dāng)相對較低。

DHL并未就商標(biāo)使用的公平交易特許權(quán)使用費費率而提供任何專家的證據(jù)。

隨后，法院的裁決是0.75%的特許權(quán)使用費費率，認為：

“如上所述，DHL這個名稱具有價值，類似的，這個名稱的使用也具有價值。然而，我們認為，對于DHL網(wǎng)絡(luò)在財務(wù)上的成功而言，DHL名稱并非唯一因素。按照我們對商標(biāo)價值進行折扣的相同方式，我們確定，本案例中將特許權(quán)使用費費率確定為0.75%是合適的”。